加拿大商標(biāo)許可：控制是關(guān)鍵
更新時(shí)間：2020-12-01 15:30:43
即將出臺的《商標(biāo)法》修正案可能會帶來所有權(quán)和許可問題的短期不確定性。不可能改變的一件事是證明許可人對商標(biāo)的控制權(quán)的既定原則。
C-31法案于2014年6月實(shí)施的《商標(biāo)法》修正案，預(yù)計(jì)將于2019年生效，并將對加拿大商標(biāo)法做出重大修改，其中最重要的是取消使用作為注冊要求。
由于商標(biāo)所有者和從業(yè)人員一直期待著這些修改已有一段時(shí)間，因此許多人都質(zhì)疑它們的含義，并且-鑒于即將生效的日期-為早期提交和續(xù)展策略提供了建議。但是，很少有人討論該修正案可能對商標(biāo)?許可產(chǎn)生的影響。
特別是取消使用要求可能會帶來商標(biāo)所有權(quán)和許可方面的短期不確定性。許可可能會影響各種情況，包括異議和撤銷程序，以及商標(biāo)爭議中的權(quán)利主張。
商標(biāo)法第50條
商標(biāo)被許可使用時(shí)，必須注意確保其與眾不同，以便其有效和可執(zhí)行。根據(jù)擬議的變更，“區(qū)別性”的定義基本上保持不變（即商標(biāo)必須區(qū)分或改編以便將一個(gè)商人的商品或服務(wù)與另一商人的商品或服務(wù)區(qū)分開）。
商標(biāo)法第50條保護(hù)了許可商標(biāo)的獨(dú)特性，但前提是許可人和被許可人必須遵守其中的規(guī)定。第50條規(guī)定，如果許可人對被許可商品或服務(wù)的特征或質(zhì)量保持“直接或間接控制”，則被許可人對商標(biāo)的使用被視為許可人使用，從而保持了商標(biāo)的獨(dú)特性。此外，如果同時(shí)發(fā)布了商標(biāo)的許可使用及其所有者的身份的公告，則可以假定該使用是由所有者許可的，并且商品或服務(wù)的特征或質(zhì)量由所有者控制。
但是，第50節(jié)沒有詳細(xì)說明應(yīng)如何實(shí)現(xiàn)控制，也沒有指定許可證必須采用的形式（例如，是否必須寫成許可證）。因此，必須考慮使用判例法來指導(dǎo)這些問題。
許可判例法
最佳做法是書面規(guī)定許可條款。但是，判例法表明，許可可以是書面的或口頭的，明示的或暗示的。缺乏書面許可協(xié)議通常會導(dǎo)致難以確定當(dāng)事人的意圖，以便確定許可人是否已達(dá)到必要的控制權(quán)。一個(gè)相關(guān)的困難是證明哪些當(dāng)事方以及何時(shí)簽署口頭協(xié)議。最近的兩個(gè)案例表明，要保持許可商標(biāo)的有效性，需要多少控制證據(jù)。
亞洲里程與航空里程
聯(lián)邦法院在國泰航空公司（Cathay Pacific Airways Ltd）訴Air Miles International Trading BV（2016 FC 1125）中重新評估了相關(guān)方之間的不成文許可協(xié)議。在較早的決定（2014 FC 549）中，法院裁定，在沒有書面許可協(xié)議的情況下，公司子公司使用ASIA MILES商標(biāo)可以使母公司受益，因?yàn)楸辉S可人的唯一目的是為了實(shí)施使用了哪個(gè)商標(biāo)。進(jìn)一步的控制證據(jù)包括一份協(xié)議，其中詳細(xì)說明了母公司與子公司之間的報(bào)告關(guān)系，以及公司母公司為子公司使用而開發(fā)的營銷材料。根據(jù)這一證據(jù)，聯(lián)邦法院對存在間接或直接控制權(quán)感到滿意。
2014年的裁決隨后由聯(lián)邦上訴法院撤消，并由聯(lián)邦法院重新決定（2015 FCA 253），但由于審查標(biāo)準(zhǔn)的原因，2016年，聯(lián)邦法院得出了基本相同的結(jié)論。再次，它采用了廣泛的觀點(diǎn)，即不成文的許可安排可以滿足第50條的要求，認(rèn)定被許可人的使用可以使許可人受益，“只要許可人對商品的特性或質(zhì)量直接或間接地施加足夠的控制，服務(wù)”。但是，它偏離了先前的決定，并以被許可人對商標(biāo)的使用本身不構(gòu)成商標(biāo)使用為由而拒絕了ASIA MILES申請。關(guān)于商品。關(guān)于服務(wù)，法院得出結(jié)論認(rèn)為，“亞洲里程”將與“ AIR MILES”商標(biāo)相混淆。
該航空里程的情況說明，法院都愿意找到在沒有書面許可協(xié)議的一個(gè)有效的許可協(xié)議的存在，但是，即使在相關(guān)公司的情況下，必須有正確的商標(biāo)使用本身和必要的水平許可方的直接或間接控制。
相比之下，1400446 Alberta Ltd訴Fogler Rubinoff LLP（2018 FC 79）證明了可歸因于書面許可協(xié)議的重大分量。在此，聯(lián)邦法院根據(jù)《商標(biāo)法》第45條，撤銷了商標(biāo)注冊處長關(guān)于撤銷不使用的注冊的決定，并且面對新證據(jù)，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事方之間存在有效的許可安排，并且被許可人對商標(biāo)的使用使許可人受益。在上訴中，商標(biāo)所有人提交了書面許可協(xié)議的副本，法院指出：
盡管沒有證據(jù)表明[許可人]已采取措施檢查商品或服務(wù)，或以其他方式行使根據(jù)許可協(xié)議授予其的權(quán)利，但該代理人表示：“根據(jù)許可協(xié)議，所有者對商品或服務(wù)保持控制被許可人與商標(biāo)相關(guān)聯(lián)提供的商品和服務(wù)的性質(zhì)和質(zhì)量（強(qiáng)調(diào)后加）。
代理人的陳述足以建立必要的控制權(quán)，而沒有必要證明許可方采取的步驟。
該案表明，在第45條撤銷程序中，該程序旨在概括性地講，在沒有證據(jù)表明已采取實(shí)際步驟來確保必要的證據(jù)的情況下，法院可能愿意找到有效的許可安排?？刂萍墑e，前提是已簽訂書面許可協(xié)議。
修正案的發(fā)牌
盡管C-31法案沒有對第50條進(jìn)行實(shí)質(zhì)性更改，但是由于刪除了用于確保注冊的使用，但是在修訂許可協(xié)議時(shí)可能會帶來挑戰(zhàn)。目前，未經(jīng)注冊或未申請的未使用商標(biāo)無法獲得許可，因?yàn)樵S可人將對該商標(biāo)沒有任何許可權(quán)。但是，一旦修正案生效，商標(biāo)所有者將能夠許可未使用的注冊商標(biāo)。即將撤消使用已經(jīng)導(dǎo)致“拖釣”活動，因?yàn)橐恍┥暾埲艘呀?jīng)針對所有45類商品和服務(wù)提出了新的申請。這也可能會刺激巨魔的許可活動，因?yàn)槭褂脵?quán)的取消可能使一個(gè)當(dāng)事方向另一方施加壓力，要求其在加拿大針對已注冊但未使用的商標(biāo)達(dá)成許可協(xié)議。如果受壓方不想達(dá)成協(xié)議，但對開始使用該商標(biāo)感興趣，則它將無法注冊，直到自注冊之日起三年不使用。雖然可以通過法院訴訟質(zhì)疑注冊的有效性，但這可能會導(dǎo)致成本過高。
最佳實(shí)踐
由于獨(dú)特性是加拿大商標(biāo)法的要求，因此，即使與當(dāng)事方相關(guān)，許可人也必須采取適當(dāng)?shù)牟襟E對其商標(biāo)實(shí)施控制。在加拿大，子公司或關(guān)聯(lián)公司對商標(biāo)的使用并不一定僅僅由于兩方之間的關(guān)系而使母公司受益–驗(yàn)證許可還需要更多。雖然判例法表明法院愿意提供一些余地，但應(yīng)考慮以下實(shí)用技巧。
執(zhí)行書面許可協(xié)議
盡管第50條和相關(guān)判例法均未規(guī)定絕對許可是絕對要求，但如果有書面協(xié)議，則許可人將更容易確定許可的存在和條款，并證明商標(biāo)具有不會因不受控制的使用而失去特色。
指定標(biāo)準(zhǔn)和檢查權(quán)限
為了證明許可人對商品或服務(wù)的特征或質(zhì)量保持直接或間接的控制權(quán)，許可應(yīng)規(guī)定必須使用商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。此外，它應(yīng)賦予許可人定期檢查被許可人許可活動的權(quán)利。例如，許可人可以：
向被許可人提供手冊或培訓(xùn)材料；
定期檢查被許可人的處所；
獨(dú)立獲取產(chǎn)品或營銷材料的樣本以進(jìn)行質(zhì)量審查。
運(yùn)動控制
許可證頒發(fā)者除在許可證中有此類規(guī)定外，還應(yīng)控制商品或服務(wù)的特征或質(zhì)量。這可以通過代理（例如，關(guān)聯(lián)公司）直接或間接完成。
使用正確的商標(biāo)聲明
許可人應(yīng)要求被許可人采用公共公告，以表明其對商標(biāo)的使用已獲得許可，并在可能的情況下列出商標(biāo)所有者的名稱。
通過授予許可，商標(biāo)所有者允許第三方使用其商標(biāo)，必須謹(jǐn)慎進(jìn)行以保持其獨(dú)特性–否則，商標(biāo)可能會遭到成功質(zhì)疑。證明許可人對商標(biāo)的控制是加拿大有效商標(biāo)許可的關(guān)鍵，并且在《商標(biāo)法》修正案生效后很可能仍然如此。
