當(dāng)使用的商標(biāo)不相同時，發(fā)現(xiàn)OEM侵權(quán)
更新時間：2020-12-01 15:31:58
上海市知識產(chǎn)權(quán)法院（以下簡稱“上海市知識產(chǎn)權(quán)法院”）最近發(fā)布了一項判決，裁定一家OEM制造商在為外國商標(biāo)所有人純粹出于出口目的制造相同產(chǎn)品時侵犯了國內(nèi)商標(biāo)注冊。外國商標(biāo)所有人也被認(rèn)定具有共同責(zé)任。
國內(nèi)商標(biāo)注冊為第25類中的“”（注冊號676992）和（注冊號5087689），涉及“鞋，衣服等”。目前以福建泉州匹克體育用品有限公司的名義（以下簡稱“匹克體育”）
外國商標(biāo)所有人ISAAC MORRIS LTD。在美國的“ PEAK SEASON”（美國注冊號3869976，純文字商標(biāo)）在服裝等方面具有有效的商標(biāo)注冊；
OEM制造商無錫市振宇國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“無錫振宇”）使用的商標(biāo)，按照ISAAC MORRIS LTD的命令為“”。
PEAK Sports對ISAAC MORRIS LTD提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟。和無錫振宇被上海海關(guān)扣押之后。
一審法院未裁定侵權(quán)，主要是因為該產(chǎn)品是用于出口目的，因此國內(nèi)消費者無法獲得該產(chǎn)品。因此，“”徽標(biāo)的使用在中國不被視為商標(biāo)使用，也不會侵犯PEAK Sports的商標(biāo)權(quán)。
盡管如此，上海知識產(chǎn)權(quán)法院推翻了一審判決，并裁定存在侵權(quán)行為，其原因如下：
1）OEM產(chǎn)品上實際使用的“”徽標(biāo)以突出的方式并入了“ PEAK”，這使得該徽標(biāo)可與外國商標(biāo)所有者的商標(biāo)區(qū)分開，但與國內(nèi)商標(biāo)所有者的商標(biāo)區(qū)分開；
2）中國相關(guān)公眾有可能從互聯(lián)網(wǎng)購買出口產(chǎn)品。從ISAAC MORRIS LTD。如果確認(rèn)他們正在通過亞馬遜分銷產(chǎn)品，則相關(guān)的國內(nèi)消費者將能夠訪問出口的產(chǎn)品，這將引起混亂。
3）PEAK Sports從2005年開始在美國和其他市場推廣其商標(biāo)“ PEAK”商標(biāo)，并在美國獲得了一定程度的認(rèn)可。ISAAC MORRIS LTD。當(dāng)他們委托無錫振宇使用“”徽標(biāo)生產(chǎn)服裝時，不太可能沒有意識到PEAK Sports的“ PEAK”品牌的存在。很難排除ISAAC MORRIS LTD的惡意。
4）“ PEAK”的國內(nèi)注冊在中國也享有很高的聲譽。因此，OEM制造商應(yīng)該注意到相似之處，并避免使用相似的徽標(biāo)“”。
顯然，上海知識產(chǎn)權(quán)法院考慮了ISAAC MORRIS LTD的惡意。PEAK品牌和無錫振宇在國內(nèi)和海外都享有很高的聲譽。
但是，是否有理由發(fā)現(xiàn)，即使這些產(chǎn)品不是在中國實際銷售的，因為消費者仍可以通過互聯(lián)網(wǎng)購買這些產(chǎn)品，因此仍然可以被出口產(chǎn)品所誤導(dǎo)？我們認(rèn)為，上海知識產(chǎn)權(quán)法院的調(diào)查結(jié)果將從根本上改變最高人民法院先前設(shè)立的“ OEM豁免”，該豁免基本上確認(rèn)了，當(dāng)貨物純粹用于出口目的而未分配給本地市場時，相關(guān)的國內(nèi)消費者將無權(quán)獲得該商品及其上的徽標(biāo)不作為商標(biāo)；因此，不存在對國內(nèi)商標(biāo)的侵權(quán)所有者?，F(xiàn)在，隨著互聯(lián)網(wǎng)在大多數(shù)中國消費者中的可用性和普及度不斷提高，上海知識產(chǎn)權(quán)法院在提出OEM制造商侵權(quán)案時的發(fā)現(xiàn)是否會成為一種新趨勢？我們將繼續(xù)關(guān)注這個問題。
