商標(biāo)被許可人的希望
更新時(shí)間：2020-12-01 15:33:01
數(shù)十年來，在相關(guān)許可人的破產(chǎn)案件中，相對(duì)于其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)的被許可人，商標(biāo)被許可人被視為二等公民。專利或某些其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)的被許可人在許可人“拒絕”許可后保留使用許可財(cái)產(chǎn)的權(quán)利，而商標(biāo)被許可人的使用許可商標(biāo)的權(quán)利通常在拒絕許可后終止。然而，第三巡回法庭于今年夏天初做出的決定給商標(biāo)被許可人帶來了新希望，即他們可能有權(quán)獲得與其他“一流”知識(shí)產(chǎn)權(quán)被許可人相同的保護(hù)。請(qǐng)參閱In Exide技術(shù)。，2010美國(guó)應(yīng)用。雷克薩斯（LEXIS）11029（3d Cir.2010）。
在Exide中，商標(biāo)被許可人成功辯稱，債務(wù)人許可人不能通過拒絕許可來阻止被許可人繼續(xù)使用許可商標(biāo)。2002年4月，Exide申請(qǐng)破產(chǎn)，此后不久，它試圖拒絕它與EnerSys Delaware Inc.（“ EnerSys”）簽訂的10多年來的各種協(xié)議，當(dāng)時(shí)Exide將其幾乎所有的工業(yè)電池業(yè)務(wù)出售給EnerSys。 。EnerSys反對(duì)拒絕其中四個(gè)協(xié)議（商標(biāo)以及商品名稱許可協(xié)議，資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議，行政服務(wù)協(xié)議和信函協(xié)議）。破產(chǎn)法院和地方法院均批準(zhǔn)了Exide的“拒絕”這四項(xiàng)協(xié)議的請(qǐng)求，法院共同認(rèn)為這四項(xiàng)協(xié)議構(gòu)成一個(gè)單一的綜合協(xié)議（“協(xié)議”）。
在向第三巡回上訴法院上訴時(shí)，EnerSys辯稱，除其他外，Exide不能拒絕該協(xié)議，因?yàn)樵搮f(xié)議不是“強(qiáng)制性的”。《破產(chǎn)法》第365（a）條僅允許債務(wù)人拒絕“任何執(zhí)行合同或未到期的租賃”。法院認(rèn)為，一項(xiàng)執(zhí)行合同是迄今為止雙方均未履行的義務(wù)，因此任何一方均未完成履行將構(gòu)成重大違反。
第三巡回法院同意該協(xié)議不是強(qiáng)制性的，認(rèn)為根據(jù)管轄該協(xié)議的紐約法律，對(duì)于Exide或EnerSys均不存在任何義務(wù)，這些義務(wù)如此重大，以至于未能履行將構(gòu)成任何一方的重大違約。在這樣的裁定中，第三巡回法院拒絕了埃希德提出的若干論點(diǎn)。首先，第三巡回法院認(rèn)為EnerSys有義務(wù)不使用該商標(biāo)在工業(yè)電池業(yè)務(wù)之外的業(yè)務(wù)不是重要義務(wù)，因?yàn)檫@是隨后的一個(gè)條件，要求EnerSys根據(jù)相關(guān)許可證使用該商標(biāo)。接下來，第三巡回法院認(rèn)為，EnerSys遵守“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定的義務(wù)微不足道，因?yàn)樗恍枰獫M足所生產(chǎn)的每個(gè)電池的標(biāo)記的某些標(biāo)準(zhǔn)；它與將工業(yè)電池業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給EnerSys無(wú)關(guān)。Exide提出的與賠償義務(wù)和“進(jìn)一步保證”義務(wù)有關(guān)的其他論點(diǎn)也未能說服第三巡回法院在破產(chǎn)案發(fā)生時(shí)該協(xié)議仍然有效。
當(dāng)然，以上分析并不一定會(huì)使商標(biāo)被許可人產(chǎn)生希望。希望來自托馬斯·L·安布羅議員，他發(fā)表了同意的意見，他對(duì)地方法院的聲明表示異議，該聲明說：“協(xié)議的退出使EnerSys無(wú)權(quán)使用Exide商標(biāo)。”?安布羅法官指出，將商標(biāo)許可從受破產(chǎn)法第365（n）條自動(dòng)保護(hù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可列表中排除，這是債務(wù)人許可人尋求拒絕許可時(shí)可用的安全港，不應(yīng)解釋為意味著商標(biāo)被許可人當(dāng)債務(wù)人的許可人尋求拒絕商標(biāo)許可時(shí)，它絕不具有獲得保護(hù)的資格。
《破產(chǎn)法》第365（n）條規(guī)定，如果債務(wù)人尋求拒絕以債務(wù)人為知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利許可人的執(zhí)行合同，則被許可人可以選擇（a）將合同視為因拒絕而終止，或者（ b）在合同有效期內(nèi)以及根據(jù)適用的非破產(chǎn)法，被許可人可以將合同延長(zhǎng)的任何時(shí)期，保留其知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)利。
《破產(chǎn)法》對(duì)“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”的定義不包括商標(biāo)，這導(dǎo)致法院以否定的推論認(rèn)定商標(biāo)被許可人不能利用第365（n）條的保護(hù)，并且在債務(wù)人許可人拒絕商標(biāo)許可后，被許可人通常被剝奪繼續(xù)使用商標(biāo)的權(quán)利。
在斷言商標(biāo)被許可人有時(shí)可能有權(quán)獲得保護(hù)的同時(shí)，安布羅法官還提到了參議院報(bào)告中討論第365（n）節(jié)的內(nèi)容。該報(bào)告指出，“商標(biāo)，商標(biāo)名稱和服務(wù)商標(biāo)的許可關(guān)系在很大程度上取決于對(duì)被許可人出售的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量的控制。由于這些問題如果不進(jìn)行更深入的研究就無(wú)法解決，因此決定推遲在這方面的國(guó)會(huì)行動(dòng)，并允許破產(chǎn)法院對(duì)這種情況進(jìn)行公平的對(duì)待?！?S. Rep。No. 100-505，at 5，于1988 USCCAN在3204上重印。值得注意的是，所有聲明都暗示商標(biāo)不像其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)那樣重要或值得保護(hù)。而是商標(biāo)許可提出了更復(fù)雜的問題，這向國(guó)會(huì)建議，在所有情況下保護(hù)這些許可的明確界限都是不合適的。
安布羅法官建議對(duì)商標(biāo)許可使用更公平的方法，并指出，鑒于這些國(guó)會(huì)的意向聲明，“閱讀商標(biāo)許可的駁回以產(chǎn)生與終止該許可相同的結(jié)果是不合適的”?。在這種情況下，安布羅法官斷言，埃克塞德破產(chǎn)法院和地方法院應(yīng)該使用“其公平權(quán)力，使?？巳掠辛艘粋€(gè)新的開端，而不會(huì)剝奪EnerSys的合理獲得的商標(biāo)權(quán)。”?Ambro法官結(jié)束了他的意見，指出第365條應(yīng)用于使破產(chǎn)商標(biāo)許可人免于負(fù)擔(dān)妨礙其重組的繁重職責(zé)，但不應(yīng)用于讓許可人收回商標(biāo)討價(jià)還價(jià)的權(quán)利?！斑@使破產(chǎn)更像是一把劍，而不是盾牌，將債務(wù)人許可人置于他們通常不配的貓鳥席位?！?br />
在許可人破產(chǎn)案件中，關(guān)于商標(biāo)許可的“?Exide”決定產(chǎn)生了兩線希望。（這些是微弱的光線，而不是耀眼的光線，這是由于以下事實(shí)：（a）安布羅法官的同意意見僅是具有說服力的權(quán)威，對(duì)法院沒有約束力，先例效力；（b）任何協(xié)議是否具有執(zhí)行力都是對(duì)事實(shí)極為敏感的分析并且在Exide案例中，商標(biāo)許可只是幾個(gè)相關(guān)協(xié)議的一部分，所有這些協(xié)議都與相關(guān)業(yè)務(wù)的較早銷售有關(guān)。）要利用這些微不足道的情況，向前看，被許可人應(yīng)仔細(xì)審查是否存在關(guān)于商標(biāo)的爭(zhēng)論。在申請(qǐng)破產(chǎn)時(shí)，該許可不再有效，以致許可人無(wú)法根據(jù)《破產(chǎn)法》第365條尋求其拒絕。其次，即使許可是強(qiáng)制性的并且可以被駁回，商標(biāo)被許可人也應(yīng)考慮是否存在這樣的論點(diǎn)，即案件的事實(shí)和公平性應(yīng)當(dāng)說服法院保護(hù)被許可人繼續(xù)使用商標(biāo)，這與本節(jié)中的安全港保護(hù)相一致。
