商標許可的起草提示：您的商標協(xié)議是商標許可，服務協(xié)議，還是兩者
更新時間：2020-12-01 15:35:40
案例快照
第七巡回上訴法院最近回答了以下問題：（a）根據(jù)《破產法》，在協(xié)議中沒有條款說明商標許可未得到許可方許可的情況下，是否可以轉讓（即可出售）商標許可可分配的（否）；（b）是否可以在未說明其為商標許可的協(xié)議中“暗示”商標許可（否）。
實際背景
該合同是在Western Glove Works（商標“ Jag Jeans”的被許可人）和Simply Blue（XMH Corp.的子公司）之間簽訂的。合同規(guī)定，西方公司（在這種情況下為許可人）“特此將”許可授予被許可人Blue，其目的是“設計服裝，采購服裝（即安排服裝的生產和進口）。并銷售服裝，”許可證（即分許可證）“用于出售帶有商標的女士牛仔褲……[直到2002年12月31日?！?被許可方同意在合同有效期內（兩周內）向許可方支付Blue商標服裝凈銷售額的12.5％的許可費。
合同還規(guī)定，商標到期后的第二年獲得許可后，Western將再次“以自己的帳戶出售商標服裝”，而Blue將提供與該服裝相關的各種服務，包括采購服務，市場營銷和銷售服務，商品服務以及客戶服務。許可方將“控制和...對商標服裝的生產和銷售的所有其他方面承擔財務責任，例如，從被許可方的來源購買服裝，設定價格，批準潛在客戶的信用，進口，倉儲，運輸，分配，開票和收款。”?對于這些服務，Western將向Blue支付相當于Western的“商標服裝凈銷售額”的30％的費用。 ?
被許可人成為第11章的債務人，并試圖出售其業(yè)務并將合同轉讓給購買者。破產法官在許可方的勸說下，裁定不能將合同轉讓給Blue的購買者，因為Western不會同意轉讓。被許可人向該裁決提出上訴。在此上訴待決期間，被許可人與購買者簽訂了一份修訂的銷售協(xié)議，據(jù)此，被許可人將保留合同的所有權，但購買者將承擔被許可人根據(jù)合同應欠許可人的所有義務，并將獲得被許可人有權獲得的所有費用。盡管這份經(jīng)修訂的銷售合同僅是為了繞過破產法院先前的禁止禁售令，破產法官批準了該修正案。許可方提出上訴。
在許可方的上訴待決期間，地區(qū)法院對被許可方的上訴作出裁定，并裁定，破產法官的命令禁止在許可方和被許可方之間轉讓原始合同，這是錯誤的。該裁定撤銷了許可方的上訴，從而使其向上訴法院提出上訴。 ?
法庭分析
如果“適用法律”授權合同的另一方拒絕接受受讓人的履行，則《破產法》第365（c）（1）條限制了債務人的執(zhí)行合同的轉讓，無論該合同是否……或限制分配?！?合同沒有禁止或以其他方式限制轉讓-并且，如果這樣做，破產法院可以根據(jù)第365（f）條推翻該限制，除非“適用法律”授權另一方拒絕接受受讓人代替代理人的權利。轉讓人。參見，F(xiàn)utureSource LLC訴路透社有限公司，312 F.3d 281，286-87（2002年第7卷）；參見Midway Airlines，Inc.，6 F.3d 492，495-96（7th Cir。1993）。在這里，法院注意到商標法律是“適用法律”，并且如果被許可人“試圖將合同轉讓給購買者，則該合同仍包含商標分許可，則該合同不可轉讓”。
上訴法院指出：“將商標所有人未經(jīng)商標所有人的明確許可不得轉讓商標的規(guī)則作為合同法規(guī)則是有道理的，之所以稱為“默認”規(guī)則，是因為如果當事人不否則提供。…商標所有者通常會發(fā)現(xiàn)，最有效的利用方式是將商標商品的生產許可給另一家公司，這可能比商標所有者擁有較低的生產成本或其他優(yōu)勢?！跊]有授權轉讓條款的情況下不能轉讓商標許可的規(guī)則是同樣明智的默認規(guī)則?！?br />
由于合同不包含授權轉讓的條款，因此在商標許可到期之前，未經(jīng)許可方的許可，被許可人不能轉讓合同。但是，因為合同是“明確規(guī)定，在向Blue出售Jag Jeans并向Western支付許可費的許可到期后，商標的權利恢復為Western；Blue擁有的所有商標服裝必須歸還Western；此后，Jag Jeans將由Western定價和出售。并且許可費用將由Blue提供的特定服務的費用代替。服務范圍廣泛，但西方公司保留了對“商標服裝生產和銷售的所有其他方面”的控制權?！?br />
許可方爭辯說，它保留了許可證，而只是對許可證進行了再許可，并表示擔心“再許可方”（即服務協(xié)議的受讓人的被許可方資產的購買者）將無法維持商標產品的質量。法院駁回了Western的“隱含”商標許可論點，并問道：“如果服務協(xié)議確實是商標許可，合同為什么要區(qū)分商標許可和服務協(xié)議，并使前者在2003年到期？西方公司一直無法回答這個問題。也許關于商標的合同可能是商標許可是出于某些目的，但不是出于其他目的，但這沒有得到論證，我們也不愿意走這條黑暗路。當締約雙方很容易自行解決問題時，法院就沒有充分的理由來應對合同中的分類問題。如果許可方希望阻止被許可方未經(jīng)許可方的許可將服務合同轉讓給另一家公司，則要做的就是讓被許可方同意將合同指定為商標。再許可，從而觸發(fā)了我們已經(jīng)討論并認可的默認規(guī)則。那樣可以避免一場法律糾紛，因為法院在解決這一問題上處于不利地位。它比禁止轉讓的條款更為有效，因為它可以在破產后幸存下來。無論如何也沒有這樣的條款。” ?
上訴法院因此確認了下級法院的裁決，允許將商標立即服務協(xié)議轉讓給Blue的購買者。 ?
實際考慮
事實證明，這里所討論的合同比Western可能想象的要少。雖然Western一直擔心商標許可人（例如，質量下降），但未能確保與Blue的合同在法庭上被視為商標許可協(xié)議。法院提出了許可人應該采取的道路，即讓被許可人同意將許可/服務協(xié)議指定為商標分許可。
