來源： 中國知識產(chǎn)權報微信

2001年，我國商標法進行了第二次修改，將原來第七條規(guī)定的有關商標構成要素部分的內(nèi)容調(diào)整至第八條專門進行規(guī)定，并對商標構成要素進行了豐富，原來僅規(guī)定了“文字、圖形或者其組合”，調(diào)整后包括“文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志和顏色組合，以及上述要素的組合”等可視性標志。2013年商標法第三次修改時，進一步調(diào)整了第八條的商標構成要素范圍，刪除“可視性”要求，在“文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志和顏色組合”后增加“聲音”這一商標構成要素，立體商標的規(guī)定沒有變化。2019年商標法第四次修改對第八條規(guī)定沒有作調(diào)整。由此，立體商標在2001年以“三維標志”的用語表述正式納入我國商標法保護的客體范圍，其法律地位在商標法上得以明確。此后，我國商標審查審理和審判實踐一直在摸索和不斷積累立體商標注冊審查和審理的經(jīng)驗，立體商標的顯著性判斷無疑是其中最重要而又最難的問題。多年來，商標行政主管機關和司法審判機關力求就此確立比較明確而統(tǒng)一的標準，但囿于經(jīng)驗和認識、市場狀況之復雜以及問題本身之奧深，成效并非特別理想。穿透實踐之紛擾諸相一一求證確定結(jié)論，既非筆者所長，也決非一篇短文力能所及，為此，本文僅就目前立體商標顯著性審查審理狀況中呈現(xiàn)出來的3個比較原則性的問題作一分析，以追本溯源，澄誤糾偏。



立體商標的顯著性與功能性



盡管有些國家的商標法律制度對顏色等標識的功能性問題也予以考慮， 我國商標法目前僅規(guī)定了三維標志的功能性問題，體現(xiàn)在商標法第十二條。立體商標的顯著性規(guī)定沒有專門的規(guī)范，應該和其他類型的商標同樣適用商標法第九條、第十一條的規(guī)定。因此，從文本規(guī)定來看，立體商標的顯著性和功能性判斷顯然是兩個問題，適用商標法的不同規(guī)范。其次，從法理上分析，功能性標識是絕對不能注冊為商標、獲得商標權保護的，即使是通過使用獲得了識別來源的意義 ；它與缺乏顯著性的標識通過大量使用建立與消費者認識上聯(lián)系的第二含義商標在法律地位上是不同的?！渡虡藢彶榧皩徖順藴省吩诘谒牟糠帧傲Ⅲw商標審查標準”將“立體商標功能性審查”和“立體商標顯著特征審查”分別規(guī)定，也是基于此。



實踐中經(jīng)常出現(xiàn)的容易產(chǎn)生判斷混亂的情形，發(fā)生在以商品通用形狀作為立體商標申請注冊之時，在此種情形下，要科學界定對立體商標是進行顯著性判斷還是功能性判斷。當通用形狀同時符合商標法第十二條規(guī)定的3種情況之一時，即僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質(zhì)性價值的形狀，才涉及立體商標的功能性問題；如果三維標志僅僅是商品的通用形狀，不屬于第十二條規(guī)定的三類形狀的情況，則商標的可注冊性與功能性無關，主要需要進行顯著性判斷。



立體商標的固有顯著性和通過使用獲得顯著性



在明確了立體商標的顯著性和功能性的區(qū)分之后，我們接下來需要分析的問題是立體商標作為一類商標是否都欠缺固有顯著性?；卮痫@然是否定的。《商標審查與審理標準》在“立體商標顯著特征審查”部分首先規(guī)定了“不具有顯著特征的立體形狀”，意指除了“不具有顯著特征的立體形狀”外尚有“具有顯著特征的立體形狀”。而且，《商標審查與審理標準》在分別列舉了“不具有顯著特征的立體形狀”的幾種情況后，又指出，這些立體形狀可以通過使用獲得顯著特征的除外。例如，基本的幾何立體形狀、簡單和普通的立體形狀，不能起到區(qū)分商品來源作用的，缺乏顯著特征，但是有足夠證據(jù)證明該基本幾何立體形狀通過使用獲得顯著特征的除外。據(jù)此，立體商標本身是可以具有固有顯著性的，不能在立體商標的可注冊性判斷中一概要求立體商標必須提交使用證據(jù)證明標識已經(jīng)與相關公眾建立起了來源認知，此要求僅適用于本身欠缺固有顯著性的立體商標。



立體商標固有顯著性的判斷



據(jù)上文所述，立體商標的顯著性可以通過兩種路徑建立：本身具有內(nèi)在顯著性的立體商標直接建立固有顯著性；不具有內(nèi)在顯著性的立體商標則可以通過使用產(chǎn)生識別來源功能而建立顯著性。



在立體商標的固有顯著性判斷中，通常會遇到兩個問題：第一、標識本身的獨創(chuàng)性對于立體商標固有顯著性判斷的意義；第二、相關公眾認知中是否將立體商標作為識別來源的標志對于立體商標固有顯著性判斷的意義。對這兩個問題，筆者逐一進行分析。



（一）標識本身的獨創(chuàng)性與立體商標的顯著性



對于標識本身獨創(chuàng)性之于立體商標固有顯著性的意義的認識，我國商標審查審理和審判實踐經(jīng)歷了一個復雜的發(fā)展過程，最初的觀點是直接以標識的設計獨特性推演出商標的顯著性特征。例如，在“金莎巧克力案”中，法院認為，申請方在對立體標識的色彩以及包裝形式上均選擇了不同于本行業(yè)或指定使用商品包裝形式的具有獨特創(chuàng)意的形式，申請商標因獨樹一幟的創(chuàng)意可以讓消費者快速識別商品的來源。但后來更多的司法判決卻認為，標識設計的獨特性與固有顯著性無關。例如，在“芬達瓶案”中，法院指出，獨特設計僅能說明該三維標志本身可能會受到著作權法或?qū)＠ǖ谋Ｗo，但不能作為其申請商標具有顯著特征的理由。這種將設計獨特性與商標顯著性判斷切開的認識在2017年《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》（下稱《規(guī)定》）中得到了修正?！兑?guī)定》在第九條第二款明確指出，“該形狀系申請人所獨創(chuàng)或者最早使用并不能當然導致其具有作為商標的顯著特征”。該款規(guī)定中“并不能當然導致”的表述，一方面否定了從設計獨創(chuàng)性直接推導出商標顯著性的作法；另一方面實際上也肯定了在商標顯著性判斷中對設計獨創(chuàng)性的考慮，設計獨創(chuàng)性應該作為立體商標固有顯著性判斷的一個要素。



（二）相關公眾認知與立體商標的固有顯著性



近年來，“相關公眾認知”逐漸成為判斷立體商標顯著性的重要甚至首要因素，很多司法判決以相關公眾不認為其是立體商標或者使用方式不足以使相關公眾認為是立體商標使用的情形而否定商標的可注冊性。例如，在“施維雅藥片案”中，對于施維雅藥廠提出的藥片形狀上的浮雕圖案立體商標的顯著性，一審法院認為，相關公眾不會將該立體形狀作為商標進行識別。二審法院重申：雖然申請商標中的浮雕圖案及其與藥片形狀的組合方式具有一定的特點，但是，申請商標標志整體上仍然易被相關公眾識別為指定使用商品的自身形狀，因此否定了其具有顯著性。



筆者以為，此處分析的難點即以商品自身的形狀或者商品自身形狀的一部分作為立體商標注冊的情況。對此，上文引述的最高人民法院的《規(guī)定》在第九條第一款和第三款明確指出，“僅以商品自身形狀或者自身形狀的一部分作為三維標志申請注冊商標，相關公眾一般情況下不易將其識別為指示商品來源標志的，該三維標志不具有作為商標的顯著特征”“第一款所稱標志經(jīng)過長期或者廣泛使用，相關公眾能夠通過該標志識別商品來源的，可以認定該標志具有顯著特征”。綜合兩款規(guī)定，可以得出，僅以商品自身形狀或者自身形狀的一部分作為三維標志申請注冊商標，可能面臨以下結(jié)果：第一、如果相關公眾一般情況下將其識別為指示商品來源標志的，則商標可以建立固有顯著性；第二、如果相關公眾一般情況下不易將其識別為指示商品來源標志的，則商標不具有固有顯著性；但是可以通過使用獲得顯著性。由此可見，僅以商品自身形狀或者自身形狀的一部分作為三維標志申請注冊商標，一方面可以在欠缺內(nèi)在顯著性的情況下通過使用產(chǎn)生區(qū)別性而克服顯著性障礙；另一方面，在相關公眾將其作為指示來源標志時，可以直接建立固有顯著性，而此時的判斷關鍵在于相關公眾一般情況下是否將立體商標識別為指示商品來源標志。因此，相關公眾的范圍界定和認知習慣的確認，對立體商標固有顯著性的判斷就顯得尤為重要。



目前，關于相關公眾，《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第八條僅作了一般性規(guī)定，即商標法所稱相關公眾，是指與商標所標識的某類商品或者服務有關的消費者和與前述商品或者服務的營銷有密切關系的其他經(jīng)營者。具體到與立體商標顯著性判斷有關的案件中，需要對相關公眾的范圍做進一步識別。例如，在涉及到珠寶首飾、手表、香水等化妝品類的商品時，需要對相關公眾的范圍做限縮，而不是所有的消費者。在確認相關公眾的認知習慣進而判斷相關公眾是否將立體商標作為識別來源的標志時，一方面要結(jié)合相關市場科學界定相關公眾的范圍，另一方面也要結(jié)合市場實際確定這部分相關公眾的具體認知習慣。例如，商品如果是非限定人群使用的藥品時，一方面相關公眾的范圍應該為一般的消費者；另一方面，藥片本身的形狀通常也不會成為消費者識別來源的標志。但是，如果立體商標指定使用的是珠寶首飾、手表、香水等商品，則一方面相關公眾的范圍要進行限縮；另一方面，首飾、手表、香水包裝本身的形狀，既是相關公眾購買時的關注點，也通常被相關公眾作為識別來源的標志，此時立體商標的固有顯著性也更容易建立。



立體商標使用獲得顯著性的判斷



在使用獲得顯著性的判斷方面，立體商標與其他類型的商標沒有實質(zhì)區(qū)別，都是要求通過使用強度的證據(jù)證明第二含義（secondary meaning)的確立。第二含義是公眾的認識狀態(tài)，是一種事實狀態(tài)。證明第二含義最有力的證據(jù)就是消費者就標記的主觀認識所提供的證言，證明在他們的意識中，標記已經(jīng)與某商品聯(lián)系在一起，這是直接證據(jù)。消費者問卷調(diào)查（consumer survey）就是一種最有利的直接證據(jù)。作為一種科學性的證據(jù)，它通過設計出由一系列相關問題構成的調(diào)查問卷，向某類相關群體了解對某產(chǎn)品、某商標標識等所產(chǎn)生的認識，從而從數(shù)據(jù)中歸納出消費者整體的認識傾向。由于消費者調(diào)查問卷基本上不針對所有的相關主體展開，而是選取具有代表性的一部分，因此，這種調(diào)查也被稱為“抽樣調(diào)查（sample surveys）”。承接前文關于相關公眾認知的論述，在進行消費者調(diào)查問卷時，必須確定好相關市場的范圍。盡管第二含義的形成針對的是消費公眾，但每種商品事實上都有特定的消費群體，只要證明第二含義在這部分群體中已經(jīng)確立就可以了。例如，如果商品是奢侈品的珠寶首飾，則只需要在特定女性消費群體中證明相關認知度即可；如果商品是奢侈品的男款腕表，則只需要在特定男性消費群體中證明相關認知度即可。美國第二巡回法院在Centaur Communications, Ltd. v. A/S/M Communications, Inc.一案中指出，第二含義的確立只要證明相關消費群體中的相當部分人群將產(chǎn)品與生產(chǎn)者聯(lián)系在一起即可。在該案中，法院認為，考察市場營銷雜志名稱是否已經(jīng)形成了第二含義，其相關市場為美國國際市場營銷與廣告團體的主管人員。



我國《商標審查及審理標準》強調(diào)“相關公眾”的概念，其旨在于縮小市場范圍，把商標意義的判斷限定在相關市場內(nèi)?！兑?guī)定》第七條也強調(diào)，人民法院審查訴爭商標是否具有顯著特征，應當根據(jù)商標所指定使用商品的相關公眾的通常認識，判斷該商標整體上是否具有顯著特征。



除了直接證據(jù)以外，間接證據(jù)也可以證明第二含義的存在。美國各個聯(lián)邦巡回法院就如何證明第二含義列出了不同的證據(jù)單子，如第七巡回法院列出了商標使用的時間、方式以及專有使用情況、廣告的方式和投入、銷售量以及消費者數(shù)量、在市場中確立的地位、被告故意仿冒的證據(jù)。第二巡回法院列出了廣告費用、銷售業(yè)績、媒體自愿進行的宣傳、抄襲商標的企圖以及商標使用的時間與專有情況。第六巡回法院列出了使用時間、經(jīng)營商譽的努力和花費、銷售量和廣告費用。我國《商標審查及審理標準》規(guī)定，判定某個標志是否經(jīng)過使用取得顯著特征，應當綜合考慮下列因素：相關公眾對該標志的認知情況；該標志在指定商品或服務上實際使用的時間、使用方式及同行業(yè)使用情況；使用該標志的商品或服務的銷售量、營業(yè)額及市場占有率；使用該標志的商品/服務的廣告宣傳情況及覆蓋范圍；使該標志取得顯著特征的其他因素。



筆者以為，在立體商標證明已經(jīng)通過使用獲得顯著性時，需要綜合考慮的因素包括：商標的使用時間，通常情況下商標使用時間越長對第二含義的證明越有利；立體商標設計的獨特程度，通常情況下立體商標設計越具有獨特性，越容易被消費者所識記，對第二含義的證明越有利，這一點在固有顯著性的判斷中也是關鍵考慮因素；商品的市場表現(xiàn)，如銷售量、營業(yè)額、利潤、市場占有率、獲獎、評優(yōu)等情況；商品的廣告宣傳和媒體曝光度，包括廣告宣傳的方式、廣告投入量、廣告覆蓋范圍等；證明第二含義的其他因素，如被競爭者模仿的情況。



正確理解上述要素的綜合判斷，需要注意以下問題。首先，在商標案件中證明第二含義的存在，應該采用優(yōu)勢證據(jù)標準，只要權利人提供證明已經(jīng)獲得第二含義的證據(jù)強于第二含義不成立的證據(jù)，則第二含義便能確證。從域外經(jīng)驗來看，美國海關與專利上訴法院曾經(jīng)采用更嚴格的證明標準——明確且確信的證據(jù)（clear and convincing evidence） ，但該標準后來被美國專利商標局的優(yōu)勢證據(jù)標準（preponderance of the evidence）取代。美國第二巡回法院通過W. E. Bassett Co. v. Revlon, Inc.案確立的“more likely than not”規(guī)則，實際上是優(yōu)勢證據(jù)標準的另一種說法。其次，上述要素并不都是必備要素，并不要求當事人提供所有列項的證據(jù)，在具體案件中當事人可以根據(jù)案件情況選擇提交證明某些列項的相關證據(jù)。再次，這些要素列舉也并非是窮盡性的，當事人可以根據(jù)案件情況提供能夠證明第二含義存在的其他證據(jù)。最后，這些要素需要綜合考慮，如其中某一項證據(jù)較弱，可以通過其他列項的證據(jù)補強。例如，若商標的使用時間足夠長，則可以補強其他列項的證據(jù)。