判例法作為商標所有權(quán)，許可和執(zhí)行的指南
更新時間：2020-12-01 15:16:43
擁有聯(lián)邦商標注冊有很多好處。該注冊構(gòu)成以下方面的初步證據(jù)：
有關(guān)商標的有效性和注冊；
注冊人對該商標的所有權(quán)；
注冊人在注冊的商品或服務(wù)中使用商標的專有權(quán)。
但是，商標與其他形式的知識產(chǎn)權(quán)不同，因為一方僅通過商業(yè)使用來獲得商標的權(quán)利。首先通過使用來使用商標的一方，并以該商標作為來源的指定，對該商標擁有更高的權(quán)利。結(jié)果，可以駁斥由聯(lián)邦注冊授予的所有權(quán)推定。
所有權(quán)
根據(jù)普通法，所有權(quán)首先授予在真正的商業(yè)交易中使用商標的一方。換句話說，必須贏得競爭才能建立商標所有權(quán)。
為了建立使用，商標必須貼在產(chǎn)品上或用于向公眾出售或提供服務(wù)的銷售中，并且其使用必須是連續(xù)且真實的。足以構(gòu)成使用量的活動數(shù)量是根據(jù)個案確定的事實問題。指導(dǎo)原則是，活動必須足夠公開，以在相關(guān)公眾中識別或區(qū)分商標所有者的商品或服務(wù)。僅使用商標的意圖不足以確立普通法權(quán)利。
發(fā)牌
商標所有者可以建立必要的使用權(quán)，以通過第三方成為權(quán)利所有者。例如，被許可人正確使用商標會使所有人受益；反之，因此，商標所有者可以依靠受控被許可人的使用來證明商標的繼續(xù)使用?！短m納姆法》第5條明確承認許可人通過受控受控被許可人首次使用商標來獲得商標權(quán)。美國法典第15款第1055條規(guī)定：“如果某人首次使用商標受商品或服務(wù)性質(zhì)和質(zhì)量的注冊人或商標注冊申請人控制，則該首次使用應(yīng)享有收益視情況而定?！?因此，盡管連續(xù)而真誠建立商標權(quán)需要使用商標，另一方可以為商標所有者的利益使用商標。
盡管商標所有者可以通過建立第三方許可權(quán)，他們可以通過同時也失去權(quán)利的放棄所謂的“裸”牌。當許可人未能對被許可人進行適當?shù)馁|(zhì)量控制時，就會發(fā)生這種情況。確定是否已進行適當質(zhì)量控制的因素包括商標所有者是否：
保留商標使用質(zhì)量的合同權(quán)利；
實際控制了商標使用的質(zhì)量；
合理地依靠被許可人維持商品或服務(wù)的質(zhì)量。
雖然商標不是強制性的許可證以書面形式提出，強烈建議您使用。此外，它應(yīng)指定被許可方要維護的標準，并聲明許可方有權(quán)檢查或監(jiān)督質(zhì)量，以確保維持這些標準。無論許可是提供檢查還是監(jiān)督，許可人都應(yīng)遵循并按照許可的規(guī)定行事。最后，如果許可方打算依靠被許可方來確保質(zhì)量（如果雙方之間存在緊密的工作關(guān)系，這是允許的），則許可應(yīng)包括該關(guān)系的基礎(chǔ)以及基于以下原因可以信任被許可方的原因：它的歷史或適當?shù)臋C制。這有助于避免商標因裸照而被遺棄。
商標獲得許可后，可能會出現(xiàn)由哪一方有權(quán)執(zhí)行商標的問題。美國許多法院的結(jié)論是，聯(lián)邦商標的獨家許可人可以提起訴訟。話雖如此，法院還認為，只有在許可協(xié)議授予被許可人專有權(quán)和等同于受讓人的商標或權(quán)利的財產(chǎn)權(quán)益的情況下，起訴權(quán)才可以存在。
許可協(xié)議可以授予被許可人起訴侵權(quán)的權(quán)利，前提是他們授予商標專有許可和商標的財產(chǎn)權(quán)益。
執(zhí)法
在Halcyon Horizo??ns，Inc訴Delphi Behavioral Health Grp，LLC（2017 US Dist LEXIS 72258 *; 2017 WL 1956997（ND Cal，2017年5月11日））中，法院考慮了被許可人是否有提起商標侵權(quán)訴訟的資格。在這樣做時，法院參考了以下兩個案件提供指導(dǎo)。
在Innovation Ventures，LLC訴Pittsburg Wholesale Grocers，Inc（2013 US Dist LEXIS 34937，2013 WL 1007666，at * 6（ND Cal，2013年3月13日））中，法院指出，許可人International IP保留“檢查的權(quán)利“創(chuàng)新創(chuàng)投公司為了維持質(zhì)量控制而使用商標”，但沒有給予足夠的重視，因為（如上所述）此類監(jiān)管幾乎是每個許可的一部分。
法院解釋說：“國際知識產(chǎn)權(quán)也保留了對訴訟的部分控制權(quán)……因為該協(xié)議規(guī)定，如果和解協(xié)議包括承認專利無效或其他對專利權(quán)的可行性產(chǎn)生不利影響的事項，Innovation Ventures可能不會解決訴訟/訴訟。任何知識產(chǎn)權(quán)，除非雙方事先同意（“?id”）。但是，法院將其描述為一個狹義的限制，“實際上并沒有改變Innovation Ventures作為控制知識產(chǎn)權(quán)利用方的地位”。
最終，法院發(fā)現(xiàn)，國際知識產(chǎn)權(quán)組織與Innovation Ventures之間的交易結(jié)構(gòu)也很重要，因為“轉(zhuǎn)讓和相互許可回贈的有效性已得到充分確立”?？傮w而言，“國際知識產(chǎn)權(quán)保留的權(quán)利很少”。鑒于這些事實，法院拒絕裁定創(chuàng)新風險投資公司缺乏起訴的資格。
在LASCO Fittings，Inc訴Lesso America，Inc（2014 US Dist LEXIS 195518，2014 WL 12601016（CD Cal，2014年2月21日））中，法院將有爭議的許可協(xié)議與Innovation Ventures中的許可協(xié)議作了對比，并得出結(jié)論認為，該許可協(xié)議“受到更多限制范圍”（ID為* 4）。首先，法院解釋說，許可“僅適用于某些類型的產(chǎn)品，而不是全部商標”。其次，它包含“明文規(guī)定許可人保留商標的所有權(quán)和所有權(quán)以及專有許可中未明確授予的所有權(quán)利的條款”。第三，許可人保留“使用商標控制LASCO銷售的產(chǎn)品的性質(zhì)和質(zhì)量的要求，該要求與轉(zhuǎn)讓不符”。最后，法院認為，盡管許可授予LASCO“對許可所涵蓋的某些產(chǎn)品提起商標強制執(zhí)行的權(quán)利，但LASCO必須通知許可人，不得對其他產(chǎn)品強制執(zhí)行商標”。法院指出，與Innovation Ventures不同，“許可證不是轉(zhuǎn)讓和許可證返還協(xié)議”。因此，該協(xié)議的結(jié)構(gòu)并未暗示雙方“打算將專有許可等同于轉(zhuǎn)讓”?；谶@些事實，法院駁回了LASCO的訴訟請求，理由是訴訟人身分不足。
Halcyon法院得出結(jié)論，該案的事實在LASCO和Innovation Ventures之間。贊成提起訴訟的事實是，許可授予實際上是整個商標的有效使用，而不僅僅是某些服務(wù)的有效使用。此外，許可協(xié)議中沒有任何條款“明確說明許可人保留商標的所有權(quán)和所有權(quán)，以及專有許可中未明確授予的所有權(quán)利”。
但是，與立案權(quán)衡的事實是，與Innovation Ventures中的許可人相比，許可人對訴訟保留了更大的控制權(quán)。兩項協(xié)議均要求許可人批準可能影響商標的和解協(xié)議，但Halcyon許可還要求許可人批準“起訴侵權(quán)者并防御侵權(quán)行為”。此外，雖然被許可人可以決定提起訴訟，但不能決定不提起訴訟。如果拒絕提起訴訟，則許可人可以這樣做。后兩項規(guī)定不僅僅是“對訴訟的控制權(quán)”（2013 US Dist LEXIS 34937、2013 WL 1007666，* 6）。最后，與創(chuàng)新風險投資公司，雙方尚未訂立的轉(zhuǎn)讓和許可回協(xié)議，其中LASCO法院發(fā)現(xiàn)權(quán)衡站著。
根據(jù)許可協(xié)議的案文，法院得出結(jié)論認為，它沒有授予排他性被許可人商標或權(quán)利中與受讓人相同的財產(chǎn)權(quán)益。結(jié)果，被許可人缺乏提起侵權(quán)訴訟以執(zhí)行許可商標權(quán)利的資格。
