商標轉(zhuǎn)讓不影響主體的認定
更新時間：2020-12-01 15:19:15
來源：中國知識產(chǎn)權(quán)報/中國知識產(chǎn)權(quán)資訊網(wǎng)
商標存在不予注冊的情形時，通過商標轉(zhuǎn)讓能否消除注冊障礙？近日，圍繞第28733160號“阿德科特”商標（下稱訴爭商標）引發(fā)的商標申請駁回復(fù)審行政糾紛一案，北京市高級人民法院在判決中指出，商標申請人的經(jīng)營范圍包括知識產(chǎn)權(quán)代理，屬于經(jīng)有關(guān)部門登記從事商標代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機構(gòu)，對是否實際從事商標代理業(yè)務(wù)以及存在轉(zhuǎn)讓的情況，不影響訴爭商標申請時申請人屬于商標代理機構(gòu)的主體性質(zhì)，不能消除代理機構(gòu)注冊代理服務(wù)以外服務(wù)的商標障礙。
據(jù)了解，訴爭商標由上海雅力信息科技有限公司（下稱雅力公司）于2018年1月提交注冊申請，指定使用在教育等41類服務(wù)上，后經(jīng)核準轉(zhuǎn)讓予阿德科特學(xué)校有限公司（下稱阿德科特公司），該公司系英國阿德科特女子學(xué)校的關(guān)聯(lián)公司。2018年，英國阿德科特女子學(xué)校在上海設(shè)立分校，由雅力公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)運營。
2018年10月，訴爭商標的注冊申請被原國家工商行政管理總局商標局駁回后，阿德科特公司向原國家工商行政管理總局商標評審委員會（下稱原商評委）申請復(fù)審稱，雖然雅力公司的經(jīng)營范圍包含知識產(chǎn)權(quán)代理，但該公司實際未從事知識產(chǎn)權(quán)代理業(yè)務(wù)，且訴爭商標已轉(zhuǎn)讓至阿德科特公司，而該公司為教育服務(wù)類機構(gòu)，不存在商標法第十九條第四款所指“商標代理機構(gòu)除對其代理服務(wù)申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標”的情形，故訴爭商標應(yīng)予初步審定。
原商評委經(jīng)審理認為，阿德科特公司的經(jīng)營范圍包括知識產(chǎn)權(quán)代理，屬于商標法第十九條第四款規(guī)定的商標代理機構(gòu)。訴爭商標指定使用在教育等服務(wù)上，已構(gòu)成上述條款所禁止的情形。雖然雅力公司后將訴爭商標轉(zhuǎn)讓予阿德科特公司，但商標法第十九條第四款的規(guī)定作為強制性法律規(guī)范，目的是禁止商標代理機構(gòu)在代理服務(wù)之外的商品或服務(wù)上申請注冊商標。一旦訴爭商標的注冊申請通過初步審定，商標代理機構(gòu)可以通過轉(zhuǎn)讓其他企業(yè)的方式注冊非代理服務(wù)商標，可能會在客觀上起到縱容商標代理機構(gòu)違背誠實信用原則利用自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢惡意搶注商標的行為。因此，雅力公司將訴爭商標轉(zhuǎn)讓予阿德科特公司不能被視為注冊障礙消除的情形，故作出駁回訴爭商標注冊申請的復(fù)審決定。
阿德科特公司不服上述復(fù)審決定，隨后向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，但未能獲得支持，其繼而向北京市高級人民法院提起上訴。
北京市高級人民法院經(jīng)審理認為，雅力公司申請注冊訴爭商標時，經(jīng)營范圍包括知識產(chǎn)權(quán)代理，屬于從事商標代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機構(gòu)，雅力公司是否實際從事商標代理業(yè)務(wù)以及訴爭商標轉(zhuǎn)讓給阿德科特公司的情況，不影響訴爭商標申請注冊時雅力公司屬于商標代理機構(gòu)的主體性質(zhì)。因此，訴爭商標指定使用在教育等服務(wù)上，違反了商標法第十九條第四款規(guī)定，據(jù)此駁回了阿德科特公司的上訴請求，維持一審判決。（王晶）
行家點評
馬君麗國家知識產(chǎn)權(quán)局商標局商標審查員：北京市高級人民法院于2019年4月公布的《商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》中，關(guān)于商標法第十九條第四款的適用，明確訴爭商標的轉(zhuǎn)讓不影響主體的認定，即在商標評審程序中，訴爭商標從商標代理機構(gòu)轉(zhuǎn)讓至非商標代理機構(gòu)名下的，可以適用商標法第十九條第四款的規(guī)定進行審理。該案中，訴爭商標系由營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍包含知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)的雅力公司申請注冊，但訴爭商標指定使用的教育等服務(wù)與知識產(chǎn)權(quán)代理并無實際關(guān)聯(lián)，超出了《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》對應(yīng)群組的范圍，即使通過轉(zhuǎn)讓至有直接相關(guān)服務(wù)內(nèi)容的市場主體也不能消除商標注冊的障礙。
實踐中，對商標法第十九條第四款的適用一直較為嚴格，該規(guī)定中所指的商標代理機構(gòu)囊括了營業(yè)執(zhí)照中登記有知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)的公司及雖然未登記備案但實際從事商標代理業(yè)務(wù)的公司。針對該規(guī)定適用的商標狀態(tài)，應(yīng)自提交商標申請直至商標進入司法審判之時。因此，無論是訴爭商標的轉(zhuǎn)讓，還是商標權(quán)利人變更營業(yè)執(zhí)照范圍均不能排除適用該條款。商標轉(zhuǎn)讓、營業(yè)執(zhí)照變更、增加或刪減營業(yè)范圍等的周期較短，但商標一旦被核準注冊，商標權(quán)利穩(wěn)定且有效期長，如果允許通過類似該案中當(dāng)事人的手段規(guī)避商標法第十九條第四款的適用，恐有不法分子預(yù)先通過變更經(jīng)營范圍，商標被核準注冊后再進行談判兜售，導(dǎo)致上述條款的立法本意無法實現(xiàn)。
一般而言，社會對商標權(quán)保護力度的期待，體現(xiàn)在對應(yīng)法律條款的制定與適用中，社會不允許某個行業(yè)、某個群體利用行業(yè)技能及相應(yīng)優(yōu)勢來損害整體的市場競爭，進而危害經(jīng)濟秩序的良好運行。與普通的企業(yè)和個人相比，商標代理人既接觸當(dāng)事人信息，又懂商標申請流程，當(dāng)其有不正當(dāng)、不誠實的經(jīng)營意圖時，不需搶注完全相同的商標，其只是在類似商品或服務(wù)上申請注冊與當(dāng)事人特有品牌相近的商標即可起到阻擋作用。因此，筆者認為，在商標評審和法院審理中嚴格適用商標法第十九條第四款的規(guī)定具有必要性。
