在商標(biāo)法中，有一個(gè)群體叫“商標(biāo)受讓方”，是指通過(guò)合同轉(zhuǎn)讓的方式取得他人商標(biāo)權(quán)(包括注冊(cè)商標(biāo)和未注冊(cè)商標(biāo))的經(jīng)營(yíng)者。
對(duì)于“商標(biāo)轉(zhuǎn)讓”，商標(biāo)法第四十二條作出了具體規(guī)定，但值得注意的是，上述規(guī)定并未涉及“未注冊(cè)商標(biāo)”的轉(zhuǎn)讓?zhuān)参疵鞔_規(guī)定“未注冊(cè)商標(biāo)”受讓方的權(quán)利。這在實(shí)踐中造成了兩個(gè)問(wèn)題，具體如下。
1.“以前使用過(guò)”“有一定影響”的未注冊(cè)商標(biāo)可以轉(zhuǎn)讓嗎？
《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定:“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人在商標(biāo)注冊(cè)人之前已經(jīng)使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，并且對(duì)相同或者近似的商品有一定影響的，注冊(cè)商標(biāo)的專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但是可以要求其附加適當(dāng)?shù)膮^(qū)別標(biāo)志”。那么，對(duì)于這種“他人已經(jīng)使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，并且在商標(biāo)注冊(cè)人之前對(duì)相同或者近似的商品有一定影響”的情況，是否可以轉(zhuǎn)讓給他人？
在我看來(lái)，通讀現(xiàn)行商標(biāo)法并不能說(shuō)明這種行為是法律禁止的。因此，這種“先用”的未注冊(cè)商標(biāo)是可以轉(zhuǎn)讓的。但“以前使用過(guò)”“有一定影響”的未注冊(cè)商標(biāo)，只能在“原范圍”內(nèi)繼續(xù)使用，尤其是對(duì)于原用戶和轉(zhuǎn)讓后的受讓方。那么，如何理解原來(lái)的范圍呢？首先，只能在原商品或服務(wù)中使用，不能擴(kuò)展到在深圳福田新公司注冊(cè)的其他商品或服務(wù)(如同類(lèi)商品或服務(wù))。例如，最初在鞋子上的使用不能擴(kuò)展到在夾克上的使用。其次，只能在原有地理范圍內(nèi)繼續(xù)使用，不能擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)區(qū)域，以免吞噬注冊(cè)商標(biāo)所有人空的發(fā)展。最后，只能自己使用，不能同時(shí)被他人使用(但可以如上所述轉(zhuǎn)讓)，以免進(jìn)一步侵占注冊(cè)商標(biāo)所有人的市場(chǎng)利益。
二、對(duì)于轉(zhuǎn)讓前未注冊(cè)商標(biāo)的侵權(quán)行為，受讓人是否有權(quán)提起侵權(quán)賠償訴訟？
在回答這個(gè)問(wèn)題之前，讓我們看一下這個(gè)例子。張三的蘋(píng)果手機(jī)被李四損壞了，但是張三直到把手機(jī)轉(zhuǎn)給王五才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事實(shí)，那么王粲吳此時(shí)是否對(duì)李四提起侵權(quán)賠償？
筆者認(rèn)為，雖然此時(shí)王武已經(jīng)成為蘋(píng)果手機(jī)的新主人，但他無(wú)權(quán)向李四索賠，因?yàn)榍謾?quán)行為發(fā)生在物權(quán)轉(zhuǎn)移之前。而且，在手機(jī)產(chǎn)權(quán)交易中，王武支付的對(duì)價(jià)實(shí)際對(duì)應(yīng)的是受損的蘋(píng)果手機(jī)(不包括李四受損的部分)。因此，其索賠沒(méi)有法律依據(jù)。
但是，這個(gè)例子不能擴(kuò)展到未注冊(cè)的商標(biāo)。這是因?yàn)槲醋?cè)商標(biāo)承載著一種商譽(yù)的無(wú)形財(cái)產(chǎn)，這種財(cái)產(chǎn)的無(wú)形性表現(xiàn)出與有形財(cái)產(chǎn)完全不同的特征，即權(quán)益整體上具有很強(qiáng)的完整性和連續(xù)性。但是，雖然筆者認(rèn)為受讓人在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓前有權(quán)向侵權(quán)人主張賠償，但必須注意法律上的訴訟時(shí)效。換句話說(shuō)，即使受讓方通過(guò)合同獲得了轉(zhuǎn)讓方在轉(zhuǎn)讓前起訴侵權(quán)的權(quán)利(損害賠償之訴本質(zhì)上是債權(quán)之訴，因此，理論上商標(biāo)的實(shí)體權(quán)利和訴訟權(quán)利可以通過(guò)合同一并轉(zhuǎn)讓?zhuān)绻謾?quán)行為發(fā)生在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓前兩年，則受讓方無(wú)權(quán)提起此訴訟要求賠償。另一方面，如果侵權(quán)行為發(fā)生在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓前兩年，但侵權(quán)狀態(tài)持續(xù)到轉(zhuǎn)讓后，受讓人可以提出賠償請(qǐng)求，但侵權(quán)損害賠償金額應(yīng)當(dāng)自權(quán)利人向人民法院起訴之日起向前計(jì)算兩年，超過(guò)兩年的侵權(quán)損害賠償不予考慮。
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