新西蘭最高法院強(qiáng)制執(zhí)行“使用或丟失”商標(biāo)規(guī)則
更新時(shí)間：2020-12-01 15:33:57
最高法院在Crocodile International Ltd訴Lacoste案中的裁決中闡明了適用于新西蘭未使用的注冊(cè)商標(biāo)的法律，并限制了2002年商標(biāo)法對(duì)商標(biāo)的保護(hù)范圍。（1）
該決定將影響那些試圖通過(guò)購(gòu)買（但不使用）近似于自己商標(biāo)的商標(biāo)來(lái)阻止其他交易者使用該商標(biāo)的公司，從而擴(kuò)大了該法案下的保護(hù)范圍。
事實(shí)
鱷魚(yú)國(guó)際組織以在新西蘭注冊(cè)為服裝品牌Lacoste的商標(biāo)為中心。Lacoste于2004年從Crocodile Garments（歷史上隸屬于Crocodile International）獲得了相關(guān)商標(biāo)（圖1）。Lacoste無(wú)意使用其注冊(cè)形式的商標(biāo)，而是為了防止該商標(biāo)被他人使用而獲得了該商標(biāo)。鑒于其與Lacoste商標(biāo)的相似性，被潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手使用。Lacoste自獲得商標(biāo)以來(lái)就沒(méi)有使用過(guò)該商標(biāo)，而是使用了Lacoste商標(biāo)（圖2）。
圖1
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圖2
商標(biāo)法
根據(jù)該法案，可以將連續(xù)三年未使用的商標(biāo)從注冊(cè)簿中刪除。該法令第7（1）（a）條將“使用”定義為包括“使用形式不同的要素，而該要素的使用不會(huì)改變注冊(cè)商標(biāo)的商標(biāo)的顯著特征”。
該“使用或失去使用”規(guī)則的目的是防止商標(biāo)注冊(cè)簿中充斥無(wú)法使用的商標(biāo)，而其他交易者則無(wú)法使用該商標(biāo)進(jìn)入市場(chǎng)?！?1995年英國(guó)商標(biāo)法》和《 1998年新加坡商標(biāo)法》也有類似的規(guī)定。
背景
鱷魚(yú)國(guó)際申請(qǐng)將有爭(zhēng)議的商標(biāo)從注冊(cè)中刪除，因?yàn)樵撋虡?biāo)未被使用。Lacoste承認(rèn)它沒(méi)有以注冊(cè)形式使用該商標(biāo)，但辯稱其對(duì)Lacoste商標(biāo)的使用等同于“使用”類似商標(biāo)。消費(fèi)者對(duì)品牌知名度的調(diào)查證明，拉科斯特（Lacoste）嚴(yán)重依賴其在新西蘭市場(chǎng)的地位。它辯稱，顧客將服裝上的鱷魚(yú)圖像與Lacoste相關(guān)聯(lián)，在確定是否使用商標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮這一點(diǎn)。
助理專員贊成拉科斯特，但這一決定在高等法院被推翻。上訴法院維持了高等法院的裁決。鱷魚(yú)國(guó)際隨后向最高法院上訴。
最高法院的裁決
最高法院裁定，確定一方使用相關(guān)商標(biāo)（例如，拉科斯特商標(biāo)）是否等于“使用”商標(biāo)法規(guī)定的注冊(cè)商標(biāo)，有兩個(gè)步驟：
必須確定使用的商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)之間的區(qū)別點(diǎn)；和
必須確定注冊(cè)商標(biāo)的顯著特征，并且必須評(píng)估在上述步驟中識(shí)別出的差異是否會(huì)改變注冊(cè)商標(biāo)的顯著特征（即基本的視覺(jué)，聽(tīng)覺(jué)或概念元素）。
最高法院批評(píng)下級(jí)法院側(cè)重于兩個(gè)商標(biāo)的中心信息是否相同。它認(rèn)為，這種做法有可能忽視或輕視重大的視覺(jué)差異，并可能導(dǎo)致擴(kuò)大《商標(biāo)法》賦予商標(biāo)的保護(hù)范圍。
法院還告誡不要過(guò)分重視品牌聲譽(yù)。它指出，良好的聲譽(yù)可能意味著，在商標(biāo)失去其鮮明特色之前，必須對(duì)商標(biāo)進(jìn)行較大的改變，而對(duì)于品牌知名度較低的情況，則需要進(jìn)行較大的改變。但是，它認(rèn)為必須注意不要讓這種做法破壞關(guān)于撤銷不使用的法定規(guī)定的措詞和目的。
法院裁定，使用Lacoste商標(biāo)并不等于使用爭(zhēng)議商標(biāo)。雖然在概念和聽(tīng)覺(jué)上有相似之處，但視覺(jué)上的區(qū)別區(qū)分了這兩個(gè)標(biāo)記。有爭(zhēng)議的商標(biāo)包含兩個(gè)獨(dú)特的視覺(jué)元素：程式化的詞鱷魚(yú)和鱷魚(yú)裝置。Lacoste商標(biāo)中未出現(xiàn)該元素一詞的事實(shí)可能足以使該商標(biāo)失去有爭(zhēng)議商標(biāo)的獨(dú)特性。當(dāng)考慮到程式化的Lacoste鱷魚(yú)皮裝置與有爭(zhēng)議商標(biāo)中較現(xiàn)實(shí)的鱷魚(yú)皮之間的差異時(shí)，法院認(rèn)為這一結(jié)論是不可避免的。
評(píng)論
該鱷魚(yú)國(guó)際的決定會(huì)為已獲得類似于自己，以防止其他貿(mào)易商使用這些商標(biāo)的公司的問(wèn)題?，F(xiàn)在，這種做法的范圍在新西蘭受到限制。
《商標(biāo)法》賦予注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)范圍反映了商標(biāo)所有人與其他尋求在市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)或進(jìn)入市場(chǎng)的商人的利益之間的平衡。
最高法院一再提到必須根據(jù)該法案保持保護(hù)的平衡。法院的判決向希望通過(guò)注冊(cè)（但不使用）與自己的商標(biāo)相似的商標(biāo)來(lái)擴(kuò)大商標(biāo)保護(hù)范圍的公司發(fā)出了明確的信息。盡管沒(méi)有什么可以阻止公司以這種方式注冊(cè)商標(biāo)的方法，但是除非注冊(cè)商標(biāo)具有與使用中的商標(biāo)相同的顯著特征，否則它們?cè)谏虡?biāo)注冊(cè)簿中的地位將受到挑戰(zhàn)。
